As patentes são um dos tipos de proteção à propriedade intelectual mais conhecidos e utilizados. Elas protegem as invenções, garantindo ao seu titular o direito exclusivo de utilizar ou permitir que outras pessoas utilizem sua tecnologia. Essa proteção tem uma duração limitada de, no máximo, 20 anos. Após esse período, a patente expira e a invenção passa a ser de domínio público.

Calcular royalties de patentes é um mecanismo de proteção de fundamental importância para que empresas e inventores tenham retorno sobre os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e possam continuar investindo em inovação.

Porém, apenas a proteção da patente não garante esse retorno. É preciso que o titular tenha um plano comercial para explorar a tecnologia ou produto desenvolvido. Quando esse titular é uma empresa, muitas vezes as patentes são exploradas pela própria empresa, no seu processo de produção. Mas o que acontece quando o titular é uma instituição de pesquisa, um inventor independente ou mesmo uma empresa que não tem aplicação para aquela tecnologia?

Nesses casos, uma opção muito usada é a transferência do direito de explorar a tecnologia para terceiros. Essa transferência pode ser feita por cessão, licenciamento, com exclusividade para um parceiro, para vários parceiros, entre outras formas.

Para que a transferência seja feita, são necessárias várias etapas, como prospecção de parceiros, negociações, elaboração de contratos etc. Quando um interessado na tecnologia é encontrado, chega o momento de calcular o valor da tecnologia para dar sequências às negociações. É importante ter em mente que essa etapa de valoração deve ser feita apenas quando já existe um interessado na tecnologia, já que o valor calculado pode variar de acordo com o parceiro.

Nessa etapa, geralmente o cálculo de royalties se mostra um desafio, causando conflitos entre o licenciante e o licenciado e dificultando o processo de licenciamento. Isso porque ambas as partes buscam ter a segurança de que os valores são justos e que haverá um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Não por acaso, uma das perguntas mais constantes que recebemos é: “Qual o valor justo de royalties para essa tecnologia?”. Essa não é uma pergunta simples de ser respondida e não existe nenhuma fórmula que seja válida para todos os casos. Mas, nesse texto, buscaremos falar um pouco sobre as metodologias utilizadas, as dúvidas mais frequentes e alguns pontos de atenção durante as negociações.

Metodologias

Quando falamos de cálculo de royalties, a primeira metodologia que vem à mente, por ser a mais difundida, é a utilização de padrões do setor (ou múltiplos). Essa metodologia consiste em utilizar dados de transações semelhantes anteriores para definir a porcentagem mais adequada para os royalties. Hoje existem diversas bases de dados que fornecem a porcentagem de royalties médio por setor, que podem ser utilizadas como base para esse método.

A análise pode ficar mais robusta com a identificação de fatores que impactaram cada negociação, permitindo que os valores de referência sejam pontuados e ranqueados de acordo com a similaridade com a tecnologia em questão. Exemplos de fatores que podem ser considerados são: tamanho do mercado consumidor, grau de inovação da tecnologia, exclusividade ou não no licenciamento, nível geográfico de proteção, entre outros.

A vantagem da utilização dos padrões do setor é a facilidade de aplicação e entendimento do método, além de ser uma metodologia bem aceita pelo mercado. Porém, quando se trata de tecnologias muito inovadoras, torna-se difícil encontrar transações que realmente representem aquela tecnologia. O mesmo acontece quando a tecnologia ainda não está 100% pronta e tem um alto nível de incerteza técnica.

Uma metodologia mais adequada para tecnologias inovadoras, imaturas e/ou que tiveram parte do P&D conjunto é a Análise do Valor do Projeto e dos Aportes. Esse método considera o valor econômico do licenciamento e a participação das partes no desenvolvimento, como se as partes fossem “sócias” no negócio de exploração da patente. Assim, o valor dos royalties é definido a partir da participação das empresas no “negócio” e da margem líquida do produto.

Como se trata de uma metodologia mais sofisticada, ela envolve uma complexidade técnica maior e, com isso, um maior tempo de dedicação da equipe envolvida na valoração. Além disso, é necessário o levantamento e estimativa de diversas informações e premissas de ambos os lados da negociação. Por isso ela só é indicada quando as empresas têm uma relação de confiança.

Além das metodologias citadas, temos outras opções como a regrados 25% e o Lucro Excedente. Na regra dos 25% assume-se que 75% dos benefícios gerados pela tecnologia pertencem ao licenciado e 25% ao licenciante, pois o licenciado tem uma maior parcela das responsabilidades e dos riscos relacionados ao sucesso do negócio é assumida pelo licenciado.

Já o Lucro Excedente utiliza o conceito de Fluxo de Caixa Descontado para medir os ganhos gerados pela tecnologia licenciada para as partes. O retorno do licenciado gerado pelo uso da tecnologia é representado pela taxa de desconto negociada de antemão entre as partes. Assim, os royalties do licenciante são calculados de forma que o licenciado consiga manter a taxa de retorno pré-definida.

Não existe uma metodologia mais adequada para todos os casos. Essa escolha deve ser feita caso a caso, de acordo com as características da tecnologia e da negociação. Características que devem ser levadas em consideração são nível de maturidade da tecnologia, impacto da negociação para as partes, disponibilidade de informações, relação entre as partes, entre outras.

Dúvidas frequentes e pontos de atenção

Além da definição dos valores, várias outras dúvidas podem surgir durante o processo de licenciamento. São pontos que as partes devem se atentar durante a negociação, para que nenhum dos lados se sinta prejudicado.

Um desses pontos é a base de cálculo dos royalties, que pode ser sobre o faturamento ou o lucro. É muito importante refletir sobre a base de cálculo, especialmente quando se usa a metodologia de padrões do setor, já que o percentual utilizado como referência deve ser aplicado à mesma base. O Ilupi recomenda fortemente a utilização do faturamento como base de cálculo, pois é uma informação mais objetiva e de fácil acesso. Quando a base de cálculo é o lucro, o licenciante fica à mercê da estrutura de custos do licenciado. Além disso, a maioria das referências de mercado encontradas são baseadas no faturamento.

Outro ponto de atenção é a definição de um valor mínimo por contrato. Nesse caso, se o faturamento do licenciado for muito baixo, ele é obrigado a pagar um valor mínimo para que o licenciante não fique sem nenhum retorno. Uma alternativa à cláusula de valor mínimo é a estipulação contratual de um prazo máximo para que o parceiro comece a comercialização do produto. A não comercialização no tempo estipulado pode levar a multas e a perda do direito à licença. Essas cláusulas são especialmente importantes em licenciamentos exclusivos e trazem mais segurança para o licenciante.

Também é importante também se atentar aos limites do licenciamento, sejam eles geográficos, temporais ou de área de atuação, e aos termos de confidencialidade durante a negociação. Por fim, deve ser levada em consideração a estrutura de fiscalização e auditoria necessária em um contrato de royalties, que pode gerar custos inesperados e trazer insegurança caso os procedimentos não sejam estabelecidos previamente.

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